상표권침해소송의 일반적 쟁점

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수원특허상표권 침해소송

법무법인 제일의 김영호 변호사 /변리사가 간략히 특허상표권침해와 관련하여 요약해 드립니다

 

상표권침해를 이유로 소송을 제기하는 경우

통상 제일 먼저 침해금지가처분이 시작됩니다.

위 침해금지가처분은 가처분 유형중 임시의지위를 정하는 가처분으로서

변론이나 심문을 열어 재판을 진행합니다.

특허상표권침해여부에 대하여 ​변론을 여는 경우에는 통상이 소송과 같은 변론절차의 진행을 거쳐

판결을 하게 되므로,

​재판부는 심문을 열어 결정으로써 정하는 것을 선호합니다.

    

 

심문을 열어 우선 가처분사건을 진행하는 경우,

상표권침해여부에 대한 통상의 쟁점은 다음과 같습니다.

 

1. 권리자의 상표권에 대한 상표적 사용인지 여부.

즉, 해당 상표를 상품의 출처에 대한 상표의 기능으로서 사용한 것이 아니라 단지 디자인등으로서만 사용하는 경우등으로 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 상표권을 침해한 것이 아니라는 대법원의 판례를 두고 다투는 경우입니다.

2. 상표 중 특정부분은 상표로서의 식별력이 없어서 상표권의 대상이 아니라는 주장.

 

대법원은,

둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전체의 외관, 호칭, 관념을 기준으로 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이나, 상표 중에서 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부가 있는 경우 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위해서는 그 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비·판단하는 것이 필요하다(그리고 상표에서 요부는 다른 구성 부분과 상관없이 그 부분만으로 일반 수요자에게 두드러지게 인식되는 독자적인 식별력 때문에 다른 상표와 유사 여부를 판단할 때 대비의 대상이 되는 것이므로, 상표의 구성 부분 중 식별력 이 없거나 미약한 부분은 요부가 된다고 할 수 없다고 판시하고 있습니다.

즉, 식별력있는 부분이 아니라는 주장이지요.

3. 선출원된 상표의 정당한 사용이라는 주장.

 

수요자를 기만할 염려가 있는 상표 역시 등록을 받을 수 없다고 규정하고 있고, 이 규정의 입법 취지에 비추어 보면, 어떤 선사용 상표가 저명성을 획득할 정도로 일반 수요자 사이에 널리 알려지지 못하고 수요자나 거래자에게 특정인의 상표로 인식될 수 있을 정도로만 알려져 있는 경우라도, 그 후 등록된 상표가 그 선사용 상표와 동일 또는 유사하고, 그 선사용 상표에 관한 구체적인 사용실태나 양 상표가 사용되는 상품 사이의 경제적인 견련의 정도 기타 일반적인 거래의 실정 등에 비추어 그 등록상표가 선사용 상표의 사용상품과 동일 또는 유사한 지정상품에 사용된 경우에 못지않을 정도로 선사용 상표권자에 의하여 사용되는 것이라고 오인될 만한 특별한 사정이 있다고 보이는 경우라면 비록 그것이 선사용 상표의 사용상품과 동일 또는 유사한 지정상품에 사용된 경우가 아니라고 할지라도 일반 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 보아야 할 것인바,

 

기록에 비추어 살펴보면 피고 회사는 원심의 인정 사실과 같이 의류제조 및 판매사업과 이에 관련한 부대사업을 영위하면서 이 사건 등록상표와 유사한 선사용상표를 사용하여 왔고, 피고 회사의 선사용상표는 비록 저명성을 획득할 정도로 일반 수요자 사이에 널리 알려지지 못하였다고 할지라도 이 사건 등록상표의 등록결정 당시에 적어도 일반 수요자나 거래자에게 특정인의 상표로 인식될 수 있을 정도로는 알려졌다고 할 것이며, 한편 피고 회사가 선사용상표를 사용한 상품은 '투피스, 원피스, 잠바, 조끼 예복, 블라우스, 이브닝드레스, 레인코트, 반코트, 오버코트, 스커트, 슈우트, 앙상불(재킷 달린 원피스)' 등이고, 이 사건 등록상표의 지정상품은 '핸드백, 지갑, 패스포트 케이스, 명합갑, 기저귀가방, 보스턴백, 포리백, 배낭, 오페라백'으로서 경제적으로 밀접한 견련관계를 가진 것이므로 이 사건 등록상표는 일반 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있는 상표로서 그 등록이 무효로 되어야 할 것이다.

라고 판시하고 있습니다.

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도리어 등록상표가 등록무효되는 경우도 발생할 수 있다는 것이지요.

 

4. 선사용에 따른 정당한 사용이라는 주장.

상표권자의 표장이 주지.저명성을 획득하기 이전부터 이미 다른 사람의 상표권이나 저작권에 기하여 피신청인의 표장이 국내에서 널리 사용되고 있었다는 주장.

 

5. 지식재산권분쟁은 본안소송을 고려하여

초기 금지처분신청 단계에서부터 철저한 준비와 일관된 논리의 전개가 필수적입니다.

 

경우에 따라서는 금지가처분으로 발단된 분쟁이 도리어 본안권리의 등록무효.취소심판 등으로 비화되어 권리를 상실하는 경우도 있습니다. 이상 간략히 상표권침해소송의 쟁점과 관련하여 정리하여 보았으나, 상세한 것은 여전히 변호사/변리사의 친절하고 깊은 자문과 함께 진행하는 것이 뜻밖의 패소나 낭패를 피하는 길임을 인삭하시기 바랍니다.

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특허침해소송 및 상표권침해 소송에 대한

친절한 자문과 상담을 위해

법무법인 제일의 문을 늘 열려있습니다.

 

이런 문제가 특허상표의 전문적 식견이 있는 변호사변리사를 찾아야 하는 이유입니다.

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